Abmahnung wegen Vertrieb von HD+ Modulen und Smartcards

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Die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Corinius LLP Rechtsanwälte sprach im letzten Quartal des Jahres 2013 wiederholt Abmahnungen im Rahmen der Vertretung der SES Digital Distribution Services S.a.r.l. aus Luxemburg (im Fortgang kurz als „SDDS“ bezeichnet) und der HD PLUS GmbH aus Unterföhring (im folgenden kurz „HD PLUS“ genannt) aus. Der Versand der Abmahnung erfolgte vorab per E-Mail an den entsprechenden Abgemahnten. Im nachfolgenden wollen wir uns am Beispiel der HD+ Abmahnungen mit den Besonderheiten und Unwegsamkeiten beim gewerblichen Vertrieb von Waren, die einem Kennzeichenrecht unterstehen befassen.

Abmahnung wegen unrechtmäßigem Vertrieb von HD+ Modulen und Smartcards

In der Abmahnung wird der Vorwurf getroffen, der Empfänger des Abmahnschreibens habe unberechtigt Smartcards und CI+-Module mit der Marke HD+ beworben und vertrieben. Konkret wird dem Abgemahnten vorgehalten die betreffenden Smartcards und CI+ Module ohne die Originalverpackung angeboten zu haben. Damit geht es in den gegenständlichen Abmahnschreiben nicht um den Vorwurf von Markenpiraterie, also den Verkauf von Produktfälschungen, sondern um einen rechtswidrigen separaten Verkauf von HD+ Modulen und Smartcards ohne die Blisterverpackung und die in dieser beiliegenden Anleitung, Produkt- und Unternehmensinformation sowie den AGB und der Widerrufsbelehrung. Dabei wendet sich die Abmahnung gegen gewerbliche Verkäufer. Gelegentlich sehen diese im separaten Verkauf der HD+ Produkte ein lukratives Geschäft, entnehmen die Module und die Smartcards aus der Blisterverpackung und bieten die HD+ Artikel sodann gesondert und ohne Packung, Anleitung und Informationsmaterial auf Internetplattformen wie ebay Endkunden zum Kauf an.

Verletzung von Rechten an der Marke HD+

Hierin sieht die SDDS eine Verletzung der Rechte aus der Inhaberschaft an der Gemeinschaftsmarke 8179376. Unter der vorstehenden Registernummer ist das Zeichen HD+ als Wort- Bildmarke einem eingetragenen Schutz im Markenregister des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt unterstellt. Auch die HD PLUS beruft sich auf einen Eingriff in das ihr zustehende Markenrecht. Sie stellt dabei auf die Unternehmenskennzeichenrechte ab, welche nach dem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen einem Rechteinhaber ebenfalls weitreichende Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung zugestehen.

Beide Rechteinhaber stützten sich auf einen Kennzeichenrechtsverstoß. Verkauft beispielsweise ein eBay Händler auf den Internethandelsplattform ebay.de HD+ Module und Smartcards und verwendet dabei in der Auktionsüberschrift, der Artikelbeschreibung oder in Artikelbildern das geschützte Zeichen „HD+“, so liegt hierin eine Benutzung des Kennzeichens im markenrechtlichen Sinne. Diese ist allerdings nur dann rechtswidrig, wenn sie gegen die rechtlichen Maßgaben verstößt. Ein solcher Verstoß kann mitunter selbst dann vorliegen, wenn Kennzeichen genutzt werden, um Originalprodukte zu verkaufen, die vom Rechteinhaber selbst bzw. mit dessen Zustimmung bereits in den Verkehr gebracht wurden. Dies ist allerdings eine Ausnahme, denn das Markenrecht geht vom Grundsatz der sogenannten „Erschöpfung“ aus. Das bedeutet, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im betreffenenden Land in den Verkehr gebracht worden sind. Dieser Grundsatz ist in § 24 MarkenG geregelt. Das Ausschließlichkeitsrecht des Rechteinhabers hat sich nur dann nicht erschöpft, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Auf derartige berechtigte Gründe berufen sich die SDDS und die HD PLUS in dem Schreiben ihrer Anwälte. Sie argumentieren dahingehend, dassden eBay Angeboten eine der Produktkomponente fehlen würde, da vom betreffenden ebay Verkäufer ja entweder nur die Smartcard oder nur das HD+ Modul angeboten wurde. Zudem würden die von der HD PLUS vorgesehene Originalverpackung und die Nutzungsbedingungen und Bedienhinweise fehlen, die normalerweise enthalten sind. In diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof zugunsten des Softwareherstellers Microsoft am 1. März 2012 zum Aktenzeichen I ZR 6/10 eine Entscheidung zur Untersagung des separaten Vertriebs eines Computerprogramms sowie eines Echtheitszertifikats gefällt. Der BGH hat entschieden, dass sich Microsoft gegen den geschäftlichen Vertrieb von – mit seiner Marke „Windows“ versehenen – Sicherungs-CDs wehren kann, soweit das Computerprogramm zusammen mit solchen Echtheitszertifikaten (CoAs) angeboten wird, die ursprünglich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind. Die Widersetzung gegen einen solchen Vertrieb gestattet der Bundesgerichtshof Microsoft unter Verweis auf die berechtigten Gründen aus § 24 Abs. 2 MarkenG. Der BGH hat Microsoft damit ein schützenswertes Interesse daran zugesprochen, dass von Microsoft in den Verkehr gebrachte Datenträger nur mit den von Microsoft angebrachten Echtheitszertifikaten vertrieben würden. Das berechtigte Interesse im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG ergebe sich aus Sicht des BGH ergibt aus dem Umstand, dass die von dem beklagten Wiederverkäufer vorgenommene Verbindung des Echtheitszertifikats mit den Sicherungs-CDs den – unzutreffenden – Eindruck hervorrufen würde, Microsoft stünde durch die Verbindung von Datenträger und Zertifikat für die Echtheit des Produkts ein. Diese Entscheidung zeigt, dass es durchaus auch beim Vertrieb von Originalprodukten, die mit einem Kennzeichen versehen sind und die bereits im Einvernehmen des Rechteinhabers in den Vertrieb gelangten, zu rechtlich bedenklichen Verhaltensweisen kommen kann.

Wettbewerbsrechtsverstoß durch den Vertrieb von HD+ Modulen

Darüber hinaus besitzt die HD PLUS ausweislich des Schreibens die Vertriebsrechte für die mit dem geschützten Zeichen HD+ versehenen Smartcards und CI-Module im deutschen Verwertungsgebiet. Damit steht die HD PLUS aus ihrer Sicht in einem Wettbewerbsverhältnis zu ebay Händlern, welche die HD+ Module und Smartcards über ebay o.ä. Portale anbieten. Die ebay Auktionen über die mit HD+ gekennzeichneten Smartcards und CI-Module werden vom ebay Händler nicht selten mit Lichtbildern versehen, die neben den beiden Artikeln auch die Marke HD+ zeigen. Sofern einem Kunden sodann jedoch nur eines der auf dem Foto gezeigten Artikel geliefert wird und zudem auch die herstellerseits angedachten Inhalte (Verpackung, Bedienungsanleitung, Produktinformation, Widerrufsbelehrung, AGB) entnommen wurden, so stellt dies aus Sicht der Abmahner eine Irreführung im Sinne der  §§ 3, 5a Abs. 2, 3 Nr. 1, 2, 4 und 5 UWG dar.

Ansprüche wegen des Vertriebs von HD+ Modulen und Smartcards

Die SDDS und HD PLUS machen wegen des gesonderten Vertriebs der Produktkomponenten Ansprüche auf Unterlassung, auf Auskunft sowie Aufwendungs- und Schadensersatz geltend. Die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten werden nach einem Gegenstandswert von 500.000 Euro beziffert. Obgleich das Interesse eines abgemahnten ebay Händlers nicht selten vorrangig auf die Abwendnung bzw. Eindämmung der hohen Kosten gerichtet ist, sollte das Primärinteresse der Abmahnung, nämlich die Ansprüche auf Ausräumung der Wiederholungsgefahr, nicht unbeachtet bleiben. Der Abmahnung liegt insoweit eine vorbereitete Unterlassungserklärung anbei. Vor der unbedarften Abgabe derselben sollte tunlichst Abstand genommen werden. Diese sieht nämlich etwa einen Passus über den Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges vor, welcher sich im Falle einer Auseinandersetzung über eine etwaige Vertragsstrafenverwirkung als sehr nachteilig erweisen kann. Abgemahnten ist dringlich angeraten sich mit einem fachkundigen Rechtsanwaltin Verbindung zu setzen.