Taxidienstleister: Abmahnung wegen Benutzung Kosa Bildmarke Patentrecht | Markenrecht

Taxidienstleister: Abmahnung wegen Benutzung Kosa Bildmarke

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Sie haben eine markenrechtliche Abmahnung von Herrn Alpár Kosa durch Frau Rechtsanwältin Rosemarie Lankes erhalten? Ihnen wird einen Markenverletzung bei der Bewerbung Ihres Taxiunternehmens oder Ihres Taxidienstes vorgeworfen? Sie sollen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterzeichnen und wissen nicht, wie Sie jetzt vorgehen sollen? Dann sollten Sie die im folgenden Beitrag enthaltenen Tipps und Verhaltensempfehlungen beachten.

Abmahnung wegen Benutzung der Bildmarke DE 302008052658

Die uns vorliegende Abmahnung vom 18.04.2020 (einem Samstag) beinhaltet eine Frist zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr bis zum 25.04.2020 (ebenfalls ein Samstag). Es werden Rechtsanwaltskosten nach einem Streitwert in Höhe von 50.000 Euro (insgesamt 1.822,96 Euro inkl. MwSt) gefordert.

Der Abmahnung liegt eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung anbei. Gerade bei der der Abmahnung beigefügten Unterlassungserklärung ist besondere Vorsicht geboten. Denn diese enthät eine fest vorgegebene Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 Euro pro Verstoß (ohne ein Schuldhaftigkeitskorrektiv vorzusehen). Zudem enthält die Unterlassungserklärung die Verpflichtung, die Rechtsanwaltskosten der Rechtsanwältin Rosemarie Lankes nach einem Geschäftswert von 50.000 Euro zu übernehmen.

Der Abmahnung liegt eine Vollmacht anbei sowie auch ein DPMA Registerauszug. Zudem sind der Abmahnung zwei Verfügungsbeschlüsse des Landgerichts Nürnberg-Fürth beigefügt, die Herr Kosa im März gegen andere Taxidienstleister erstritten hat.

Wer ist der Markeninhaber Alpár Kosa?

Abmahnungen, wie die uns vorliegende, spricht Frau Lankes Namens und im Auftrag von Herrn Alpár Kosa aus. Zu seines Zeichens Inhaber eines Taxi- und Mietwagenunternehmens aus Straubing, so beasgt es zumindest seine Webseite taxi-kosa.de. Herr Kosa kann sich seit dem 04.12.2008 auf die Inhaberschaft über die eingetragene deutsche Bildmarke DE 302008052658 berufen. Das dadurch geschützte Markenbild besteht abwechselnd aus gelben und schwarzen Rechtecken, die zweizeilig und versetzt zueinander angeordnet sind. Die Marke beansprucht Rechte in der Nizza Klasse 39 für die Dienstleistungen: Beförderung von Personen und Reisenden, Taxidienste, Transport und Vermietung von Kraftfahrzeugen.

Marke Taxi Kosa
Bildmarke DE 302008052658 des Alpar Kosa

Der Markeninhaber Alpar Kosa hatte auch die Rechte an einer zweiten deutschen Wort-Bildmarke „Taxi-Kosa“ mit der Registernummer DE302008049398, welche auch die gelb schwarzen Quadarte enthielt und die auf Antrag des Inhabers am 29.03.2019 aus dem Markenregister gelöscht wurde. Diese Marke beanspruchte ebenfalls Schutz in der Nizza Klasse 39.

Was wird dem Empfänger der Abmahnung vorgeworfen?

In der Regel wirft Herr Kosa dem Empfänger der Abmahnung vor, die oben abgebildete Marke für Dienstleistungen im Bereich der Beförderung von Personen und Reisenden sowie für Taxidienste zu verwenden. Diese Benutzung erfolge im Wesentlichen dadurch, dass der Empfänger der Abmahnung die geschützte Marke auf seiner Homepage verwende und sie dort im Zusammenhang mit seinem Gewerbe präsentiere.

Durch die Benutzung des in Rede stehenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr verletze der Empfänger der Abmahnung die Markenrechte ihres Mandanten. Denn der Erwerb des Markenschutzes durch die Eintragung des Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register gewährt dem Inhaber der Marke nach § 14 Abs. 1 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es dementsprechend nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn

  1. dieses Zeichen mit einer Marke identisch oder ähnlich ist und für Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und
  2. wenn für das Publikum die Gefahr einer Verwechselung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der geschützten Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Die Voraussetzungen liegen nach Ansicht von Herrn Kosa insbesondere deshalb vor, da die vom Abmahnungsempfänger angebotenen Leistungen identisch seien zu denjenigen Dienstleistungen, die für seine Bildmarke geschützt sind.

Ferner wird dem Empfänger der Abmahnung vorgeworfen, durch das gerügte Verhalten in die Rechte des Unternehmenskennzeichens des Kennzeichenrechtsinhabers einzugreifen.

Was wird in der Abmahnung verlangt?

In der vorliegenden Abmahnung fordert die Rechtsanwältin Lankes für Herrn Kosa im Rahmen der Abmahnung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Mit der Aufforderung zur Abgabe der strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wird der Primärzweck der Abmahnung verfolgt und zwar die Ausräumung der Gefahr des Aufrechterhaltens der markenrechtswidrigen Verwendung eines geschützten Zeichens sowie auch die Ausräumung der latenten Wiederholungsgefahr. Das bloße Entfernen der Marke vom eigenen Taxi und der Webseite genügt demnach nicht, um dem Anspruch auf Unterlassung zu genügen.

Darüber hinaus macht Herr Kosa auch die ihm durch die Abmahnung entstandenen (Rechtsanwalts-)Kosten geltend.

Selbige Kosten setzen sich laut der markenrechtlichen Abmahnung wie folgt zusammen:

  • Eine 1,3 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG getreu den Wertgebühren aus § 13 RVG nach einem Geschäftswert von 50.000 Euro und damit 1.511,90 Euro
  • Post und Telefonpauschale nach Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20,00 Euro
  • Mehrwertsteuer in Höhe von 291,06 Euro

Insgesamt wird damit in der Abmahnung ein Aufwendungsersatz von 1.822,96 Euro eingefordert.

Rechtsgrundlage für die Geltendmachung dieses Betrages ist zunächst § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG. Danach ist derjenige, der die gegen das ausschließliche Markenrecht des Markeninhabers verletzende Handlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber zum Ersatz des durch diese Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Dazu zählen grundsätzlich auch die durch die Abmahnung des Zuwiderhandelnden entstandenen Rechtsanwaltskosten.

Im Ergebnis praktiziert die Rechtsprechung faktisch die entsprechende Anwendung von § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG auf markenrechtliche Streitigkeiten. Erstattungsfähig sind danach grundsätzlich die Kosten einer begründeten und berechtigten Abmahnung.

  • Die Abmahnung ist begründet, wenn ihr ein Unterlassungsanspruch zugrunde liegt (BGH, Urteil vom 22.01.2009, I ZR 139/07). Unserer Ansicht nach fehlt es in Bezug auf die von Herrn Kosa beanspruchte Marke genau daran – aus Gründen, die im weiteren Verlauf noch ausführlich dargelegt werden.
  • Berechtigt ist die Abmahnung darüber hinaus, wenn sie erforderlich ist, um dem Schuldner einen Weg zu weisen, wie er den Gläubiger klaglos stellen kann, ohne dass die Kosten eines Gerichtsverfahrens anfallen (BGH, Urteil vom 21.01.2010, I ZR 47/09). Schließlich ist es der Sinn der vorgerichtlichen Abmahnung, dem Schuldner Gelegenheit zu geben, den Streit durch die Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungserklärung beizulegen.

Bewertung jener der Abmahnung beigefügten Unterlassungserklärung

Den zentralen Punkt im Rahmen der Abmahnung stellen jedoch die Unterlassungsansprüche gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG dar. Herr Kosa fordert eine strafbewehrte Unterlassungserklärung von Ihnen als Abgemahnten ein. Diese dient dazu, die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Wenn Sie als Abmahnungsempfänger die der Abmahnung beiliegende Unterlassungserklärung unterzeichnen, erklären Sie, es zu unterlassen…

[…] Zeichen von zwei übereinander angeordneten Reihen von abwechselnd schwarz und gelb gefärbten Rechtecken, wobei die jeweils gleich gefärbten Rechtecke zweier benachbarter Reihen zueinander versetzt angeordnet sind, im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Personen und Reisenden sowie Taxidiensten zu benutzen, insbesondere unter dem Zeichen diese Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung, insbesondere als Kennzeichnung auf Kraftfahrzeugen zu nutzen.

Auszug aus der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Für den Fall künftiger Zuwiderhandlungen sieht die Muster-Unterlassungserklärung, die der markenrechtlichen Abmahnung anbei liegt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,00 Euro vor.

Gefahren bei der Abgabe der Muster-Unterlassungserklärung

Auch, wenn Sie nun verständlicher Weise geschockt sind und nicht wissen, wie Sie auf die Abmahnung am besten reagieren sollen, müssen Sie unbedingt einige wichtige Punkte vor der Unterzeichnung und Abgabe der Unterlassungserklärung beachten.

Denn es bleibt zu berücksichtigen, dass die abgegebene Unterlassungserklärung über 30 Jahre wirksam ist. Daher sollten Sie sich genau überlegen, ob Sie die der Abmahnung beiliegende Unterlassungserklärung unterzeichnen oder ob Sie nicht lieber eine neue, modifizierte Erklärung erstellen oder gar gänzlich von der Abgabe eines Unterlassungsversprechens absehen. Sie sollten sich aber über die Risiken und Vorzüge der einzelnen Vorgehensweisen bewusst sein.

Darf man denn die Unterlassungserklärung abändern?

Ja, Sie dürfen die Unterlassungserklärung modifizieren. Grenzen der Modifikation setzt nur der Zweck der Unterlassungserklärung. Soweit die modifizierte Unterlassungserklärung geeignet ist, die Wiederholungsgefahr auszuräumen und die richtigen Parteien (Unterlassungsgläubiger und Unterlassungsschuldner) erfasst, darf das Unterlassungsversprechen abgewandelt werden.

Aber Achtung: Die im Internet verfügbaren Muster einer modifizierten Unterlassungserklärung beziehen sich zumeist auf urheberrechtliche Fallgestaltungen und sind zur Verwendung in dieser kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzung gänzlich ungeeignet.

Löschungsverfahren gegen die Bildmarke anhängig

Gegen die Eintragung der Bildmarke des Herrn Alpar wurde ein Antrag auf Löschung der Marke beim DPMA eingereicht. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihrer Eintragung am Tage derselben absolute Schutzhindernisse entgegen standen.

Da die hiesige Marke aber bereits über 10 Jahre Bestand hat, können mögliche Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG der Markeneintragung nicht mehr entgegen gehalten werden. Die Marke kann damit nicht mehr daraufhin geprüft werden, ob ihr für die Taxi-Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Auch verbietet sich die Überprüfung, ob die Marke ausschließlich aus Zeichen besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der Erbringung der Personenbeförderungsleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dieser Taxidienstleistungen dienen können.

Sehr wohl überprüft werden kann aber, ob die Marke geeignet ist, das Publikum über die geographische Herkunft der Dienstleistungen zu täuschen oder ob die Marke seinerzeit bösgläubig angemeldet worden ist.

Der Löschungsantrag stützt sich mitunter darauf, dass die Markenanmeldung bösgläubig erfolgte. Nach ständiger Rechtsprechung ist Bösgläubigkeit des Anmelders gegeben, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Eine bösgläubige Markenanmeldung kommt insoweit dann in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein Dritter dasselbe oder ein damit verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt. Bösgläubig ist insbesondere die Anmeldung eines zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bereits in Europa bekannten Zeichens (EuGH, Urteil vom 14.05.2019, T-795/17).

Im Löschungsantrag wird auf eine ältere Unionsmarke der TUI AG abgestellt, die ebenfalls schwarze und gelbe Quadrate im Bildbestandteil verwendet. Unter der Registernummer EU003946563 erfuhr mit Anmeldung vom 21.07.2004 am 13.04.2006 mit Prioritätsdatum vom 12.03.2004 die Wort-/Bildmarke „Touristik Express“ eine Eintragung ins Markenregister. Das Zeichen beansprucht u. a. Schutz in der Nizzaklasse 39 und mithin in derselben Dienstleistungsklasse wie die angegriffene Marke. Zudem stützt sich der Löschungsantrag auch auf Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 6 MarkenG.

Nach dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sind Marken von der Eintragung ins Markenregister ausgeschlossen, die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes enthalten. Hierdurch soll die Ausnutzung von Hoheitszeichen zu kommerziellen Zwecken unterbunden werden. Der Begriff des Hoheitszeichens ist dabei weit zu verstehen (BPatG, Urteil vom 15.06.2009, 27 W (pat) 115/09). Eine Ausdehnung erfolgt durch § 8 Abs. 4 Satz 1 MarkenG, indem auch Nachahmungen von Hoheitszeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind. Letztendlich kommt es darauf an, ob die jeweilige Darstellung den Eindruck eines hoheitlichen Bezuges erweckt. Inwieweit die enthaltenenen Bestandteile aus dem Landeswappen des Bundeslandes Baden-Württemberg den Eindruck eines hoheitlichen Bezuges vermitteln, wird das Deutsche Patent- und Markenamt zu bewerten haben.

Was ist Ihnen als Empfänger der Abmahnung zu raten?

Schlussendlich ist Ihnen zu raten, die Unterlassungserklärung keinesfalls ohne anwaltliche Rücksprache zu unterzeichnen. Drängt die Ihnen gesetzte Frist, holen Sie zuerst einmal telefonisch eine Fristverlängerung bei der Rechtsanwältin Rosemarie Lankes ein, die Sie sich unbedingt schriftlich bestätigen lassen sollten.

Bei etwaigen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Abgabe oder Gestaltung einer modifizierten Unterlassungserklärung holen Sie sich Rat bei einem Rechtsanwalt ein. Dieser kann die von Herrn Kosa vorgelegte Unterlassungserklärung insbesondere im Hinblick auf die Angemessenheit der Höhe der Vertragsstrafe überprüfen und eventuell modifizieren.

Bei Säumnis der Frist droht der Erlass einer einstweiligen Verfügung durch das Landgericht Nürnberg-Fürth

Die Abmahnung lässt es schon vermuten: Bei Fristablauf hat sich der Markeninhaber wiederholt an das Landgericht Nürnberg-Fürth gewandt und den Erlass einer einstweiligen Verfügung erwirkt. Auch in einem uns vorliegenden Fall erging ein entsprechender Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth, in dem es heißt:

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten – Ordnungshaft auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann – wegen jeder Zuwiderhandlung untersagt, ohne Zustimmung des Antragstellers im geschäftlichen Verkehr das nachstehend wiedergegebene Zeichen in Form von übereinander angeordneten Reihen von abwechselnd schwarz und gelb gefärbten Quadraten, wobei die jeweils gleich gefärbten Quadrate zweier benachbarter Reihen zueinander versetzt angeordnet sind, für die Dienstleistungen „Beförderung von Personen und Reisenden sowie Taxidienste“, insbesondere im Rahmen des Internetauftritts, zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

LG Nürnberg-Fürth, Beschluss vom 30.04.2020, 4 HK O 2659/20

Was ist eine einstweilige Verfügung?

Ein Verfügungsbeschluss ergeht – im Gegensatz zu einem Urteil im Hauptsacheverfahren – sehr kurzfristig. Denn das Eilverfahren dient nicht der finalen Rechtssicherung. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist vielmehr immer dann das Mittel der Wahl, wenn Dringlichkeit zum Handeln besteht und ein normales Klageverfahren aufgrund seiner Dauer keinen effektiven Rechtsschutz gewährleisten würde. Hier muss nämlich keine Beweisaufnahme erfolgen, sondern der Antragsteller muss die von ihm dargelegten Tatsachen lediglich glaubhaft machen. Die Schaffung vollendeter Tatsachen bleibt dagegen dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Diesbezüglich ist jedoch auf eine markenrechtliche Besonderheit hinzuweisen: Der Verfügungsgrund der Dringlichkeit wird gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG widerlegbar vermutet. Damit muss Herr Kosa als Antragsteller zum Verfügungsgrund seinerseits keine näheren Ausführungen machen. Dies ist begründet in der Tatsache, dass gerade das Unterbinden markenrechtswidriger Handlungen regelmäßig keinen Aufschub duldet.

Auf eine solche (drohende) Verfügung können Sie als Betroffener auf mehrere Weisen reagieren. Herausstellen wollen wir hier zwei dieser Möglichkeiten:

  • Sie können zunächst im Vorfeld einer drohenden Verfügung eine sogenannte Schutzschrift beim Zentralen Schutzschriftenregister einreichen, um das Gericht dazu anzuhalten, sich bereits vor dem Erlass der Verfügung auch mit Ihrem Vorbringen auseinanderzusetzen. Die Schutzschrift ist folglich ein Mittel um sich frühstmöglich Gehör zu verschaffen.
  • Ist die einstweilige Verfügung dagegen bereits erlassen worden, kann gegen diese nach Maßgabe der §§ 936, 924 Abs. 1 ZPO im Rahmen eines Widerspruchs vorgegangen werden. Legen Sie Widerspruch ein, ordnet das Gericht einen Termin zur mündlichen Verhandlung an und entscheidet über die Verfügung durch Urteil.

Beachten Sie, dass die Verfügung hier von einem Landgericht erlassen wird, vor dem Anwaltszwang gilt. Das bedeutet, dass Sie sich nicht selber vertreten können. Insoweit ist eine frühstmögliche Auseinandersetzung mit dem Prozedere (schon im Zeitpunkt des Empfangs der Abmahnung) empfehlenswert.

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