Abmahnung Tommy Hilfiger Europe B.V. durch Rechtsanwälte Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen

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Längere Zeit wurde nicht mehr über Abmahnungen der Tommy Hilfiger Europe B.V., welche die Düsseldorfer Kanzlei Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen mit seiner Vertretung beauftragt hat, berichtet. In jüngster Zeit mehren sich wieder Berichte von kursierenden Abmahnungen der Tommy Hilfiger Europe B.V. In den Abmahnungen wird dargelegt, dass ein Testkauf bei dem Abgemahnten durchgeführt worden sei und dass ein unter der Marke Tommy Hilfiger verkauftes Bekleidungsstück keine Originalware des Kleidungsherstellers sei. Beigefügt ist der Abmahnung eine vorformulierte Unterlassungserklärung, durch die der Abgemahnte unter einer gesetzten Frist die Wiederholungsgefahr ausräumen kann. 

Frist notieren und fachkundigen Rechtsanwalt konsultieren! Nicht blindlings eine vorgefertigte Unterlassungserklärung abgeben.

Die Abmahnung der Tommy Hilfiger Europe B.V.

Nach Auskunft des deutschen Patent- und Markenamtes bestehen zahlreiche eingetragene Schutzrechte an dem Kennzeichen „TOMMY HILFIGER“. Inhaberin der Wortmarke TOMMY HILFIGER mit der Registernummer 39638343 sowie der Wort- Bildmarke mit der Registernummer 1161455 (Blau-Weiß-Rotes Logo mit Schriftzug) ist die Tommy Hilfiger Licensing B.V. mit Sitz in Amsterdam. Vorstehende Zeichen habe ich exemplarisch für das eingetragene Kennzeichen genannt, da diese einen Schutz in der Nizzaklasse 25 geniessen, die u.a. auch Bekleidungsstücke erfasst und da deren Schutz sich auch auf das deutsche Verwertungsgebiet erstreckt. Daneben sind zahlreiche weitere Eintragungen der Marke im Markenregisterbestand erfasst.

Marken sind Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen und dienen dazu, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Markenschutz gewährt dem Inhaber einer Marke dabei ein ausschließliches Recht.

Mit Rücksicht auf solch einen kennzeichenrechtlichen Verstoß lässt die Tommy Hilfiger Europe B.V. durch die Rechtsanwälte Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen Abmahnungen aussprechen, insbesondere gegenüber gewerblichen ebay-Verkäufern. In der Abmahnung wird behauptet, dass ein Testkauf durchgeführt worden sei, bei dem ein Bekleidungsstück (konkret ein Poloshirt) erworben sei. Dabei handele es sich um eine Produktfälschung und nicht um Originalware aus dem Hause Tommy Hilfiger. Die Kanzlei Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen fordert den Empfänger dann auf, den Verkauf vergleichbarer nachgeahmter Produkte einzustellen, Auskunft (u.a. über die Vertriebswege und Bezugsquellen) zu erteilen, die Wiederholungsgefahr auszuräumen sowie die noch auf Lager befindliche Ware zur Vernichtung herauszugeben. Weiterhin wird der Ersatz der Rechtsanwaltsgebühren und Schadensersatz gefordert.

Die Wiederholungsgefahr soll beseitigt werden durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, die mit einem Schuldanerkenntnis verbunden ist.

Tommy Hilfiger Licensing B.V. und Tommy Hilfiger Europe B.V.

Aufmerksame Leser werden feststellen, dass eingetragene Inhaberin der Rechte an der Marke die Tommy Hilfiger Licensing B.V. ist, während die Tommy Hilfiger Europe B.V. die Abmahnungen aussprechen lässt. Freilich kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus dieser Marke einem Lizenznehmer übertragen. je nach Ausgestaltung des Lizenzvertrages kann dieser dann selbstständig gegen Markenrechtsverstöße vorgehen. Allerdings muss der Lizenznehmer sodann in einem bestimmten Verfahrensstand darlegen, welche Lizenzvereinbarungen getroffen wurden,insbesondere mit Rücksicht auf die Dauer der Lizenz, den räumlichen Geltungsbereich derselben, die Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde und/oder die Bedingungen, unter denen dem Lizenznehmer ein eigenständiges Vorgehen gegen Rechtsverletzungen eröffnet werden.

Soweit zwei Firmen Bestandteil einer Unternehmensgruppe sind, so liegt es nahe von einer bestehenden Lizenzinhaberschaft auszugehen. Über den Inhalt der Ausgestaltung der Lizenz lassen sich allerdings auch in einem solchen Falle nur Mutmaßungen anstrengen.

Die Rechtslage zur markenrechtlichen Abmahnung

Grundsätzlich hat der Inhaber einer Marke gem. § 14 MarkenG das alleinige Recht, seine eingetragene Marke zu nutzen. Jeder andere, der die Marke ohne Zustimmung nutzt, kann dabei auf Unterlassung in Anspruch genommen werden und kann auch verpflichtet sein, Schadensersatz zu zahlen. Unter einer Nutzung versteht das Gesetz auch den Verkauf von Kleidungsstücken, die entsprechend mit der Marke gekennzeichnet sind.

Solange es sich dabei um Kleidungsstücke handelt, die tatsächlich (zumindest im Einvernehmen mit) der Konzerngruppe Tommy Hilfiger in den Verkehr gebracht wurden, kann von einer rechtsgetreuen Nutzung ausgegangen werden. Mit Rücksicht auf die Regeln der kennzeichenrechtlichen Erschöpfung hätte bei solchen Artikeln der Inhaber der Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen. Schließlich sind selbige unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland bereits in den Verkehr gebracht worden sind. Der Jurist spricht in einem solchen Falle von der sogenannten „Erschöpfung“ des Rechts aus der Marke. Vereinfacht bezeichnet kann man sagten, dass ein bereits einmal rechtmäßig in den Warenverkehr gelangter Artikel der Warenfreiheit untersteht.

Bei gefälschten Kleidungsstücken wird jedoch die Marke des Rechteinhabers unrechtmäßig genutzt. Gleiches gilt dabei auch für „Zeichen“, also zum Beispiel aufgestickte Logos, die zwar nicht identisch mit der Marke selbst sind, aber damit verwechselt werden könnten (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Bei einer bekannten Kleidungsmarke, die ein Krokodil als Logo verwendet, sind eine Zeit lang Fälschungen aufgetreten, bei denen das Logo gespiegelt aufgenäht wurde. In einigen asiatischen Ländern, in denen die Fälschungen dann hergestellt wurden, gibt es keine Handhabe gegen eine solche Abweichung. In Deutschland ist solch ein Agieren nicht legal.

Von praktischer Relevanz sind ferner Fälle, in denen die Ware weiterveräußert wird, nachdem das Logo mit der Marke des Rechteinhabers entfernt worden ist. Der BGH hat in seinem Urteil vom 12.07.2007 zum Aktenzeichen I ZR 148/04 betont, dass nach restloser Beseitigung des markentragenden Logos ein Artikel weiterveräußert werden kann, ohne dass es der Zustimmung des Kennzeicheninhabers bedürfe. Denn dem Markeninhaber stehen deshalb keine markenrechtlichen Unterlassungsansprüche gegen den Veräußerer zu, weil es an einer markenrechtlichen Benutzung seines Zeichen ermangele.

Wenn gleichsam tatsächlich gefälschte Kleidungsstücke verkauft werden, die mit Logos von Tommy Hilfiger versehen sind, kann eine Abmahnung durchaus berechtigt sein. Sodann hätte der Rechteinhaber auch einen Anspruch darauf, dass die Kleidungsstücke nicht mehr verkauft werden (§ 14 Abs. 5 MarkenG), darauf, dass die gefälschten Waren vernichtet oder sogar zurückgerufen werden (§ 18 MarkenG) und auch darauf, dass der Abgemahnte erklärt, woher er die Waren erhalten hat (§ 19 MarkenG).

Abmahnungen mit Plagiatshintergrund enthalten meist eine Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, üblicherweise mit einer Vertragsstrafe von 5.000,00 € und mehr sowie eine Aufforderung, Schadensersatz zu zahlen und die Rechtsanwaltsgebühren (ausgehend von hohen Geschäftswerten) zu übernehmen. Als Gegenstandswert sind in Abmahnungen mit markenrechtlichem Bezug Beträge in sechsstelliger Höhe (bei erheblichen Verletzungen oftmals gar über 200.000 €) praxisüblich.

Andererseits haben einige Gerichte (OLG Nürnberg, Urteil vom 19.04.2007, 3 W 485/07; LG Berlin, Urteil vom 18.09.2007, 15 O 698/06) Auffassungen dahingehend vertreten, dass die in Markenlöschungsverfahren regelmäßig herangezogenen (Regel-)Streitwerte (vgl. BGH, Urteil vom 16.03.2006, I ZB 48/05) nicht ohne weiteres auf Markenverletzungsverfahren übertragbar seien. Vielmehr ist bei einem kennzeichenrechtlichen Abwehranspruch das Interesse des Rechteinhabers mit Blick auf das konkret zu unterlassende Verhalten maßgeblich.

Anregungen für Abgemahnte der Tommy Hilfiger Europe B.V.

In jedem Fall sollte die von der Kanzlei Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen vorformulierte Unterlassungserklärung so nicht abgegeben werden. Die Rechtsanwälte Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen sind Interessenvertreter der Tommy Hilfiger Europe B.V. Insoweit orientiert sich der Inhalt der Abmahnung sowie auch das beigefügte Musterexemplar der Unterlassungserklärung an den Interessen der Unterlassungsgläubigerin.

Wenn jemand als gewerblicher ebay Verkäufer gefälschte Produkte verkauft, erwachsen einem Rechteinhaber freilich Ansprüche gegen diesen – auch Unterlassungsansprüche (wie bereits dargelegt). Doch welche Ausgestaltung eine Unterlassungserklärung erfährt, obliegt dem Unterlassungsschuldner. Dieser muss lediglich darauf achten, eine Gestaltung zu wählen, die geeignet ist die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Andernfalls läuft er Gefahr, dass trotz abgegebener Unterlassungserklärung gegen ihn eine einstweilige Verfügung erwirkt wird oder ein gerichtliches Hauptsacheverfahren angestrengt wird.

Neben der einfachen strafbewehrten Unterlassung – die so unter Umständen berechtigt sein kann – enthält die vorformulierte Erklärung eines Abmahners jedoch häufig ein Schuldanerkenntnis auch bezüglich des Schadensersatzes. Sobald diese Erklärung unterschrieben wird, ist es unerheblich, ob die Abmahnung selbst berechtigt war, da durch die Erklärung ein bindender Vertrag zustande kommt, der zwingend zu erfüllen ist. Das Schuldanerkenntnis verpflichtet – je nach Gestaltungsreichweite – auch dann zur Übernahme der Rechtsanwaltskosten und sonstigen Schadensersatzes, wenn dieser Anspruch eigentlich nicht bestehen würde. Gerade deshalb wird immer wieder zur Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung geraten.

Es gibt gar Fallkonstellationen, in denen es sich empfiehlt, den geltend gemachten Unterlassungsbegehren nicht zu entsprechen. Wer eine Unterlassungserklärung abgibt, obegleich er nicht im Stande ist,diese dauerhaft einzuhalten, der forciert Vertragsstrafenzahlungen in Höhe von 5.000 € und mehr pro Verstoß gegen das Versprechen. Ein ebay Verkäufer, der zwar seine ebay Auktionen löscht und sodann eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt, in der er verspricht keine Produktfälschungen mehr zu veräußern, gleichsam aber vergisst, dass er im amazon Marketplace weiterhin vier derartige Plagiate zum Verkauf anbietet, der wird sich sehr wahrscheinlich kurzfristig mit Forderungen des Rechteinhabers von 20.000 € konfrontiert sehen.

Ungemein wichtig ist insoweit, dass der Abgemahnte die Reichweite der von ihm abgegebenen Unterlassungserklärung durchdringt. Wer sich in einer Unterlassungserklärung zur fristgebundenen Auskunftserteilung gegenüber dem Unterlassungsgläugbiger erklärt, der muss fristgebunden diese Auskunft über Lieferanten und Kunden erteilen, obgleich diese Verpflichtung der Ausräumung einer Wiederholungsgefahr eigentlich gar nicht bedurfte.

Das gilt auch bzgl. der geltend gemachten Aufwendungsersatzansprüche (insoweit sei auf die bereits erfolgten Ausführungen zu verweisen). Die Übernahme der Rechtsanwaltsgebühren sollte unserer Ansicht nach nicht anerkannt werden. Ebenso wenig sollte ein Schuldanerkenntnis hinsichtlich etwaiger Schadensersatzforderungen abgegeben werden. Regelmäßig ist dem Empfänger der Tommy Hilfiger Europe B.V. Abmahnung anzuraten, zeitnah einen mit dem Markenrecht betrauten Rechtsanwalt hinzuzuziehen und eine Erstberatung einzuholen.

Die modifizierte Unterlassungserklärung

Eine modifizierte Unterlassungserklärung ist – einfach gesagt – eine angepasste Erklärung, mittels der eine bestehende Wiederholungsgefahr ausgeräumt werden kann. Darin werden üblicherweise die „zu weit gehenden“ Teile – jener der Abmahnung beiliegenden Mustervorlage einer solchen Erklärung – entfernt und auf das notwendige und rechtlich begründete Maß reduziert. Dabei muss jedoch weiter darauf geachtet werden, dass die Unterlassungserklärung tatsächlich die Wiederholungsgefahr beseitigt (andernfalls droht die kostenträchtige gerichtliche Geltendmachung der Unterlassungsansprüche). Zur Ausräumung einer Wiederholungsgefahr genügen oft andere, deutlich weniger weitreichende Formulierungen, als jene in der Mustererklärung vorgegebenen Bestandteile.

Eine modifizierte Unterlassungserklärung mit markenrechtlichem Hintergrund sollte tunlichst nicht ohne anwaltliche Beratung erstellt werden. Wer hier „am falschen Ende spart“ forciert u.U. eine gerichtliche Auseinandersetzung oder eine Vertragsstrafenverwirkung. Wenn die Erklärung nämlich nicht weit genug geht, drohen erhebliche Kosten durch bei Gericht eingereichte Klagen auf Unterlassung. Wenn die Unterlassungserklärung andererseits zu weit geht, können auch dadurch empfindliche Nachteile entstehen, etwa weil der Abgemahnte sein Versprechen gar nicht einhalten kann und sich auf kurz oder lang mit hohen Vertragsstrafenforderungen konfrontiert sieht.

Haben Sie eine Abmahnung erhalten, sollten Sie auch genau auf die gesetzten Fristen achten. Sehr kurze Fristen sind bei wettbewerbs- oder markenrechtlichen Abmahnungen üblich und auch zulässig. Eine Fristversäumnis kann ebenfalls zu einem Gerichtsverfahren führen.

Warum ist die unbedarfte Abgabe einer Unterlassungserklärung gefährlich?

Geben Sie niemals eine Unterlassungserklärung ab, ohne zuvor mit einem Rechtsanwalt über die Reichweite des Unterlassungsverprechen gesprochen zu haben. Hartnäckig hält sich der Irrglaube, man könne gefahrlos eine Unterlassungserklärung abgeben, wenn man die gerügten ebay Angebote oder die in der Abmahnung erwähnten Verkaufsanzeigen beendet hat. Wussten Sie, dass Sie aus einem Unterlassungsversprechen mitunter gar für beendete ebay Auktionen in Haftung genommen werden können.

Sie haben als Rechtsverletzer Handlungspflichten, die Sie mit einem Unterlassungsversprechen sogar vertraglich versichert haben. Diese verpflichten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass die Verletzung an dem Kennzeichen „Tommy Hilfiger“ aufrecht erhalten bleibt.

1. Sie müssen also zunächst sorgsam die Abmahnung lesen und in Erfahrung bringen, unter welchen Voraussetzungen ein etwaiges Unterlassungsversprechen eingehalten werden kann. Freilich kann eine modifizierte Unterlassungserklärung die Pflichten konkretisieren. Aber aus der Welt schaffen kann auch eine – noch so gute – modifizierte Erklärung Ihre Handlungspflichten nicht (jedenfalls nicht, wenn diese wirksam sein soll).
2. Sodann werden Sie recherchieren müssen, wo – mit Bezug auf Ihre markenrechtliche Verfehlung und Ihre Person (bzw. Ihr Unternehmen) – noch das Zeichen aufgefunden werden kann.
3. Sie werden in den meisten Fällen ebay anschreiben müssen und unter Darstellung des Ihnen gegenüber getroffenen Vorwurfs darum ersuchen müssen, die gerügten Anzeigen zu löschen.
4. Weiterhin werden Sie in vielen Fällen auch die gängigen Suchmaschinen Betreiber anschreiben müssen und diese zur Entfernung etwaiger Cache Vorhalte auffordern.

Hintergrund ist folgender: Nach geltendem Recht ist es Ihnen im geschäftlichen Verkehr untersagt, ohne Zustimmung der Tommy Hilfiger Europe B.V. in Bezug auf Bekleidungsartikel ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Kleidungsstücke zu benutzen. Der Begriff des „Benutzens“ in diesem Sinne ist weit auszulegen. Daran anknüpfend ist auch die Zusage in einer Unterlassungserklärung, dass man es unterlassen werde, die Marke weiterhin zu benutzen, weit zu verstehen. Der Unterlassungsschuldner ist demnach gehalten, auf Dritte, deren Handeln ihm wirtschaftlich zugutekommt, einzuwirken, wenn er mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss und zudem rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf das Verhalten des Dritten hat (BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 77/12; LG Bonn, Urteil vom 01.06.2016, 1 O 354/15).

Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist das Einwirken auf Suchmaschinen eine im Rahmen des Unterlassungsanspruchs stets geschuldete Einwirkung auf Dritte (BGH, Beschluss vom 12.07.2018, I ZB 86/17). „Dritte“ in diesem Sinne sind auch Suchmaschinenbetreiber jenseits von Google (LG Baden-Baden, Urteil vom 02.02.2016, 5 O 13/15). Die von der Rechtsprechung erwähnten „Einwirkungsmöglichkeiten“ erfassen auch beendete ebay Angebote (BGH, Urteil vom 18.09.2014, I ZR 76/13).

Schadensersatz u.a. Ansprüche der Tommy Hilfiger Europe B.V.

Für den Fall, dass es sich bei dem Produkt tatsächlich um eine Fälschung handelt, hat der Markeninhaber bzw. der Rechteinhaber (hier meldet die Tommy Hilfiger Europe B.V. Ansprüche an) einen Anspruch auf Schadensersatz und auf sofortige Einstellung der Vertriebsaktivitäten. Das gilt unabhängig davon, ob der Verkäufer tatsächlich wusste, dass es sich um eine Fälschung handelte. Die deutschen Gerichte haben mehrfach entschieden, dass Fälschungen bei Kleidungsstücken so häufig sind, dass sich ein Verkäufer nicht einfach darauf verlassen kann, dass der Lieferant „echte“ Ware verkauft. Dies gilt selbst dann, wenn der Lieferant zugesichert hat, dass die Ware

„frei von Rechten Dritter und frei verkäuflich in der EU“

sei. Der Verkäufer gefälschter Ware muss also in der Regel einen Schadensersatz an den Markeninhaber zahlen. Gegenüber seinem Lieferanten hat er jedoch u.U. einen Regressanspruch in Höhe des Schadensersatzes. Außerdem kann er unter Umständen auch die Kosten für die nicht verkauften und an den Markeninhaber abgegebenen gefälschten Kleidungsstücke von seinem Lieferanten verlangen. Weiterhin kann der Lieferant des abgemahnten (ebay) Verkäufers auch zur Erstattung entstandener Anwaltskosten für die außergerichtliche/gerichtliche Vertretung angehalten werden.

Der Lieferant schuldet nämlich, wenn er Markenware anbietet, seinerseits handelsübliche Originalware. Wenn er gefälschte Ware verkauft, haftet er damit – wie beim Verkauf zum Beispiel defekter Ware – aus seiner Sachmängelgewährleistungspflicht. Wichtig ist dabei, dass die Verjährungsfrist für Mängelgewährleistung 2 Jahre ab Kauf beträgt. Sollte also gegenüber dem Markeninhaber eine Unterlassungserklärung abgegeben werden, ein Ersatz der Rechtsanwaltsgebühren oder ein sonstiger Schadensersatz gezahlt werden, sollte auch der Regressanspruch gegen den Lieferanten zügig geltend gemacht werden.