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Sie haben eine designrechtliche Abmahnung der Rechtsanwaltskanzlei Bird & Bird LLP namens und im Auftrag der Firma Jouets Ecoiffier aus Frankreich erhalten, in der Ihnen der Vertrieb designverletzenden Spielzeugs (z. B. Spielzeug-Hamburger) vorgeworfen wird? Sie sollen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, umfassende Auskünfte erteilen und darüber hinaus hohe Rechtsanwaltsgebühren zahlen? Dann sollten Sie keinesfalls vorschnell und unüberlegt handeln, sondern die in diesem Artikel enthaltenen Tipps und Empfehlungen befolgen.
Ansprüche aus der Jouets Ecoiffier Abmahnung
Die uns vorliegende Abmahnung der Rechtsanwälte Bird & Bird LLP, welche die Interessen der Firma Jouets Ecoiffier vertreten, beinhaltet eine 7-tägige Frist zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr (ausgehend vom Datum des Abmahnschreibens).
Diese Aufforderung zur Abgabe einer hinreichend strafbewehrten Unterlassungserklärung stellt den Primäranspruch hinsichtlich der Designverletzung dar. Daneben werden weitere Ansprüche geltend gemacht. Es werden Rechtsanwaltskosten nach einem Streitwert in Höhe von 250.000 Euro (insgesamt 4.045,41 Euro) gefordert.
Designverletzende Nachahmungen verletzten Rechte am Spielzeug der Firma Jouets Ecoiffier
Jouets Ecoiffier ist ein Hersteller von Spielzeug in Frankreich. Zu den angebotenen Produkten gehört auch eine Serie von Spielzeug-Essen aus Plastik, die unter der Bezeichnung „100 % Chef“ vertrieben wird. Diese Spielzeug Serie beinhaltet unter anderem ein Fast-Food-Set mit Hamburgern.
Die Gestaltung der Spielzeug Nahrungsmittel ist laut Abmahnschreiben zugunsten der Firma Jouets Ecoiffier designrechtlich durch das internationale Design Nr. IR00085327-0007 geschützt. Dieses Design wurde am 30.12.2019 mit Priorität vom 30.12.2014 ins Designregister eingetragen. Damit ist eine designverletzende Nachahmung des Spielzeugs in der Europäischen Union untersagt. Denn ein eingetragenes Design entfaltet seine Schutzwirkung in jedem Land, in dem es eingetragen ist.
Wer sich als Inhaber eines eingetragenen Designs in seinen Rechten verletzt sieht, dem steht es frei, den Rechteverletzer – zunächst außergerichtlich – durch eine Abmahnung in Anspruch zu nehmen. Dem Inhaber eines eingetragenen Designs steht es dabei regelmäßig frei, sich eines Rechtsanwalts zu bedienen, um die Abmahnung auszusprechen. Die Jouets Ecoiffier lässt sich in dem zugrundeliegenden designrechtlichen Anliegen durch die Rechtsanwaltskanzlei Bird & Bird LLP (konkret durch den am Standort München tätigen Rechtsanwalt Dr. Richard Dissmann) vertreten.
Obgleich in der uns vorliegenden Abmahnung angegeben wurde, man habe den Registerauszug des eingetragenen Designs in der Anlage der Abmahnung beifügt, lag diese entsprechende Anlage in dem hier beigebrachten Schreiben nicht vor. Die Abmahnung ist insoweit nicht vollständig.
Designrechtliche Vorwürfe der Abmahnung
In der Regel wird Ihnen als Empfänger einer solchen Abmahnung vorgeworfen, einen dem designrechtlich geschützten Spielzeug nahezu identisches Produkt design- und/oder wettbewerbsverletzend zu vertreiben.
Mit der Übernahme der Gestaltung des Designs der Firma Jouets Ecoiffier erwecke das Produkt des Abmahnungsempfängers beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als das Design der nämlichen Firma und dadurch werden angeblich deren Designrechte verletzt.
Angespielt wird damit insbesondere auf das von einem eingetragenen Design ausgehende und in § 38 Abs. 1 DesignG statuierte ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.
Eine Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Der Schutz aus einem eingetragenen Design erstreckt sich auf jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.
Bei der Beurteilung des Schutzumfangs wird nach § 38 Abs. 2 Satz 2 DesignG der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs berücksichtigt. Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters besteht dabei eine Wechselwirkung (BGH, Urteil vom 12.07.2012, I ZR 102/11):
- Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzumfang des Musters führen mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen. Beispiele hierfür sind etwa Schreibgeräte, Einkaufswagenchips, Sportbrillen, Sattelschutzbleche oder Möbelgriffe.
- Umgekehrt können eine geringe Musterdichte und ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzumfang des Musters zur Folge haben, sodass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken. Dies hat die Rechtsprechung etwa in Bezug auf Untersetzer, Uhren mit Leiterarmband, Schuhsohlen, Kinderwagen, Tassen, Duschwannen und Kartoffelkisten angenommen.
Unter Heranziehung dieser Maßstäbe kommen wir zu dem Ergebnis, dass gerade bei einem Spielzeug-Hamburger die Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Wie soll sich ein solcher Hamburger von anderen derselben Art abheben?
Es wird sich im Zweifel stets um einen Burger handeln, der aus einem speziellen Brötchen besteht, welches mit verschiedenen Belägen belegt ist, hauptsächlich jedoch mit einem gegrillten Hackfleisch „Patty“ sowie mit Käse, Tomaten und Salat. Soll der angesprochene Verkehr das Produkt weiter als Spielzeug-Hamburger erkennen und eben nicht als belegtes Brötchen oder sonstiges Sandwich, kann von dieser Gestaltung nicht groß abgewichen werden.
Insofern ist in unseren Augen mangels genügenden Gestaltungsspielraums beim Design eines Spielzeug-Fast Food Produktes – wie einem Hamburger – ein enger Schutzumfang des Musters anzusetzen, sodass schon geringe Unterschiede in der Gestaltung des konkurrierenden Spielzeugs beim informierten Benutzer einen gänzlich anderen Gesamteindruck hervorruft. Die Voraussetzungen des § 38 Abs. 2 DesignG lägen insoweit nicht mehr vor.
Wettbewerbsrechtliche Vorwürfe der Abmahnung
Folgt man dem Abmahnschreiben, stellt der Vertrieb des Spielzeug-Hamburgers außerdem einen Fall des unlauteren Wettbewerbs dar. Aufgrund der Ausgestaltung des nachgeahmten Produkts werde der angesprochene Verkehr den Eindruck gewinnen, dass der Empfänger der Abmahnung mit dem Unternehmen Jouets Ecoiffier verbunden sei. Da dies nicht der Fall ist, bestehe Verwechslungsgefahr.
Besteht überhaupt ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Verkäufer und Hersteller?
Fraglich ist zunächst, ob zwischen Ihnen als Verkäufer Ihres Spielzeug-Hamburgers und Jouets Ecoiffier als Hersteller ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht. Dies ist nämlich nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG Voraussetzung dafür, dass Jouets Ecoiffier Sie überhaupt wettbewerbsrechtlich in Anspruch nehmen darf. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis ist gegeben, wenn beide Parteien gleichartige Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises abzusetzen versuchen mit der Folge, dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten des einen Wettbewerbers den anderen beeinträchtigen, das heißt im Absatz behindern oder stören kann (BGH, Urteil vom 20.05.2009, I ZR 218/07). Dabei spielt es jedoch keine Rolle, auf welchen verschiedenen Wirtschaftsstufen sich die Partien befinden, sofern sie sich im Ergebnis nur an den gleichen Abnehmerkreis wenden.
Zwar sind Ihre Kunden die Verbraucher und die Kunden von Jouets Ecoiffier die Händler. Allerdings sind Ihre Kunden zumindest mittelbar auch Kunden von Jouets Ecoiffier, was für das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses genügen dürfte.
Verwechselungsgefahr gegeben?
Neben einer Mitbewerberstellung ist entscheidend, ob aufgrund der Gestaltung des angeblich designverletzenden Spielzeugprodukts aus Sicht des angesprochenen Verkehrs ein Eindruck erweckt wird, der eine Verbindung zwischen Ihnen und der Firma Jouets Ecoiffier nahelegt.
Denn dann kann davon ausgegangen werden, dass eine lauterkeitsrechtliche Verwechselungsgefahr besteht. Unter hinreichend deutlich bestehenden Gestaltungsunterschieden wird man aber wettbewerbsrechtliche Ansprüche eine mangels Verwechslungsgefahr und damit in Ermangelung einer unzulässigen geschäftlichen Handlung verneinen müssen.
Als Empfänger der Abmahnung tun Sie gut daran, die konkurrierenden Produkte einmal zu vergleichen und deren Gestaltungsabweichungen zu erfassen. An dieser Stelle greifen inhaltlich erneut die obigen Ausführungen zur erheblich eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeit bei Spielzeug-Hamburgern auf.
Muss ich die Rechtsanwaltskosten aus der Jouets Ecoiffier Abmahnung zahlen?
Ob Sie der Jouets Ecoiffier die Rechtsanwaltskosten der Kanzlei Bird & Bird LLP erstatten müssen, hängt davon ab, ob die Abmahnung in Ihrem Fall begründet ist und inwieweit Ihnen gem. § 42 Abs. 2 Satz 1 DesignG ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln nachgesagt werden kann. Die erste Voraussetzung bedingt, dass die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu Recht erfolgt. Dafür muss eine Verletzung des Spielzeugdesigns der Jouets Ecoiffier vorliegen. Insoweit sei auf die vorstehenden Inhalte dieses Beitrags verwiesen. Vorsatz oder Fahrlässigkeit liegen dann vor, wenn Sie sich als Abgemahnter bei Aufnahme der Vertriebsaktivitäten nicht hinreichend über den Bestand und die Reichweite des Musters der Rechteinhaberin informiert haben (BGH, Urteil vom 19.05.2010, I ZR 71/08).
In welcher Höhe Sie für die Erstattung der Anwaltskosten einzustehen haben, bestimmt das Gesetz. Danach müssten Sie für die Kosten anwaltlicher Vertretung einstehen, die Jouets Ecoiffier im Zusammenhang mit dem schädigenden Ereignis in Anspruch nehmen durfte. Insoweit ist der Höhe nach die Vergütung zu erstatten, die die Kanzlei Bird & Bird LLP nach den einschlägigen Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes von der Jouets Ecoiffier als Auftraggeberin verlangen kann.
Der Gegenstandswert der Abmahnung ist gem. § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Das hiernach maßgebliche Interesse ist das Interesse der Schutzrechtsinhaberin an der Geltendmachung ihrer Ansprüche.
Hier wird in der Abmahnung ein Aufwendungsersatz von 4.045,41 Euro eingefordert (enthalten ist ein MwSt Satz iHv. 19 Prozent, da die Abmahnung vor Senkung der USt ausgesprochen wurde). Die Höhe dieses Betrages wird zurückgeführt auf einen Streitwert von 250.000 Euro und eine 1,5-fache Geschäftsgebühr nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.
Nach unserem Dafürhalten erscheint der Streitwert mit 250.000 Euro recht hoch angesetzt. Zudem lässt die uns vorliegende Abmahnung einen erhöhten Aufwand oder eine besondere Schwierigkeit, die die Ansetzung einer 1,5-fachen statt einer 1,3-fachen Mittelgebühr rechtfertigen würde, nicht erkennen.
Auskunftsansprüche
Ferner macht Jouets Écoiffier Auskunftsansprüche nach § 46 DesignG geltend. Damit wird Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen begehrt – insbesondere über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse. Die infolge dessen zu erteilende Auskunft dient als Grundlage für die Berechnung desjenigen Schadens, der auf Seiten von Jouets Ecoiffier durch die Benutzung und den Vertrieb der Spielzeug-Nachahmungen entstanden ist.
Auch der Auskunftsanspruch kann gerichtlich geltend gemacht werden. Erteilte Auskünfte sind wahrheitsgetreu und vollumfänglich zu erteilen. Soweit Zweifel an der Begründetheit der in der Abmahnung geltend gemachten Unterlassungsansprüche bestehen, sollten Sie konsequenterweise auch Abstand von der Auskunftserteilung nehmen.
Kernaspekt der Abmahnung: Die Unterlassungserklärung
Mit dem Unterlassungsanspruch wird der Primärzweck der Abmahnung verfolgt – und zwar die Ausräumung der Gefahr des Aufrechterhaltens des (angeblich) designverletzenden Vertriebs von Spielzeug. Das bloße Entfernen der entsprechenden Produkte von den eigenen Angebotsseiten genügt demnach nicht, um dem Anspruch auf Unterlassung aus § 42 Abs. 1 DesignG zu genügen.
Den zentralen und entscheidenden Punkt der Abmahnung stellen jedoch die Unterlassungsansprüche gemäß § 42 Abs. 1 DesignG dar. Jouets Ecoiffier fordert von Ihnen die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.
Die der Abmahnung beiliegende Mustererklärung verlangt von Ihnen als Unterlassungsschuldner, […]
[…] es unter Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 € für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland wie nachstehend gestaltetes Spielzeug anzubieten.
Auszug aus der der Abmahnung anliegenden Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
Darunter dürfte sich sodann eine Abbildung des von Ihnen angebotenen und vertriebenen Spielzeug-Hamburger befinden, der die Designrechte von Jouets Ecoiffier verletzen soll. Für den Fall zukünftiger Zuwiderhandlungen sieht die Mustererklärung eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 Euro vor.
Welche Möglichkeiten Sie haben auf die Abmahnung zu reagieren
Verständlicherweise sind Sie nach dem Erhalt der Abmahnung erst einmal geschockt. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, wie Sie nun am besten reagieren sollen. Handeln Sie jetzt trotzdem nicht vorschnell und unüberlegt. Denn keinesfalls sind Sie auf nur eine mögliche Vorgehensweise beschränkt. Damit Sie sich über die Risiken und Vorzüge der Ihnen im Einzelnen zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten bewusst werden können, haben wir diese für Sie gegenübergestellt:
- Die offensichtlichste und vielleicht auch naheliegendste Möglichkeit ist es, die vor Ihnen befindliche Unterlassungserklärung einfach zu unterschreiben und in dieser Form abzugeben. Sie sollten allerdings vorher genau überlegen, ob Sie dies wirklich tun wollen: Denn es bleibt zu berücksichtigen, dass das abgegebene Unterlassungsversprechen über 30 Jahre wirksam ist. Ferner sollten Sie dringlichst beherzigen, dass die Unterlassungspflicht sich auch auf eine aktive Beseitigung von bereits deaktivierten – aber noch im Internet einsehbaren – Angeboten erstreckt (denn maßgeblich ist der Begriff „anbieten“, der von der Rechtsprechung weit verstanden wird).
- Alternativ können Sie die erhaltene Unterlassungserklärung auch abändern. Grenzen sind der Modifikation lediglich durch den Zweck der Unterlassungserklärung gesetzt. Solange die modifizierte Unterlassungserklärung geeignet ist, die Wiederholungsgefahr auszuräumen und solange sie die richtigen Parteien erfasst, steht einer Abwandlung des Unterlassungsversprechens nichts im Wege. Insbesondere im Hinblick auf die Angemessenheit der Höhe der Vertragsstrafe ist eine Überprüfung und Modifizierung durchaus ratsam.
- Überdies können Sie die Abmahnung mitsamt der beiliegenden Unterlassungserklärung natürlich auch ignorieren und die Ihnen gesetzte Frist verstreichen lassen, um es auf eine etwaig folgende, gerichtliche Auseinandersetzung ankommen zu lassen. Zuvor sollten Sie jedoch in jedem Fall die Erfolgsaussichten dieses Vorgehens mit einem Rechtsanwalt besprechen. Schließlich droht bei Fristablauf durchaus der Erlass einer einstweiligen Verfügung durch das zuständige Landgericht. Darin könnte es Ihnen unter Androhung eines Ordnungsgeldes oder sogar unter Androhung von Ordnungshaft untersagt werden, Ihr Spielzeug Produkt weiter anzubieten.
- Alternativ könnten Sie, mit dem Ziel das Klagerisiko zu senken, Stellung auf die Abmahnung nehmen. Der Vorteil zur vorgenannten Alternative liegt darin, dass mit Blick auf die prozessuale Wahrheitspflicht eine Vorlage des außergerichtlich eingebrachten Schreibens (durch die Rechtsanwälte Bird & Bird LLP) in einem etwaig folgenden Verfügungsverfahren angeregt werden kann. Denn in einem einstweiligen Verfügungsverfahren findet vor Erlass des Verfügungsbeschlusses regelmäßig keine Verhandlung statt, sodass Ihnen als Abgemahnten zunächst keine Möglichkeit der Stellungnahme gegeben ist (Schutzschriften und Widerspruchseinlegung einmal ausgenommen). Von der Möglichkeit der Stellungnahme sollten Sie allerdings auch nur und in Rücksprache mit dem Anwalt Ihres Vertrauens Gebrauch machen. Falsche Einlassungen können nämlich das Risiko einer nachfolgenden gerichtlichen Auseinandersetzung massiv erhöhen.
Drängt Ihnen bei der Entscheidung über Ihr weiteres Vorgehen die in der Abmahnung gesetzte Frist, können Sie sich zunächst bei der Kanzlei Bird & Bird eine Fristverlängerung einholen. Diese sollten Sie sich jedoch unbedingt schriftlich bestätigen lassen.